특허권의 공유와 실시 관련 (매우중요)

1. 특허권을 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 특허권의 공유에 대하여는 민법의 소유권의 공유에 관한 규정이 준용되지만 무체물을 대상으로 하는 특허권의 특수성을 고려하여 특허법은 약간의 특별한 규정을 두어 공유자의 자유를 일부 제한하고 있습니다. 즉, 특허법상 각 공유자는 공유자간의 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의 없이 당해 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있으나, 각 공유자가 자신의 지분을 제3자에게 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 제3자에게 전용실시권이나 통상실시권을 부여하는 경우에는 반드시 타 공유자의 동의를 받아야 합니다. 

이처럼 특허법이 특허권의 공유에 대하여 일정한 제한을 두는 이유는 각 공유자가 자신의 지분을 제3자에게 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 제3자에게 전용실시권이나 통상실시권을 부여하는 경우에 새롭게 공유자나 질권자나 실시권자로 되는 사람은 그의 자본력, 신용력, 기술력 여하에 따라 다른 공유자의 지분에 대한 실질적인 경제가치에 현저한 변동을 발생하게 할 우려가 있기 때문입니다. 

2. 이상에서 본 바와 같이 각공유자가 자신이 직접 실시하지 아니하고 제3자로 하여금 실시하게 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻어야 하는 것이 원칙이나, 제3자가 공유자의 한 사람을 위해 그 지휘 감독하에 그 공유자의 사업으로서 실시를 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 요하지 아니합니다. 

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특허를 활용하여 자신의 기업을 효과적으로 부각시킨 3가지 성공사례

필자는 약 8년 전 쯤 필자의 등록된 실용신안기술을 제품으로 만들어서 돈 좀 벌어 볼려고 제품을 만들어줄 공구상가를 찾아가 그 당시 꽤 큰 돈(필자의 형편엔)을 선뜻 계좌이체 시켜준 적이 있다.

결과부터 얘기한다면 사업의 시도는 그 정도에서 멈출 수밖에 없었다. 해당 업자는 계속해보자는 의도를 보였지만 곰곰히 따져보니 돈이 계속적으로 들어가야 할 것만 같았고, 시장에서도 별 승산이 없을 것이라는 결론에 이르렀기 때문이다. 쓰디쓴 마음을 쓸어내리며 중단할 수 밖에 없었다. 그 일로 인해 특허의 사업화에 대한 필자의 환상은 무참하게 깨졌다.

비슷한 시기에 필자의 등록특허가 특허기술장터의 지원으로 브로셔까지 제작되어 서울에 있는 지식재산센터의 한 부스에서 비치된 적이 있다. 곧 특허매매를 통한 로열티가 생기는구나하고 들떠 있었는데 그 마저도 그게 다였다. 어디에서도 특허를 매입하겠다는 연락이 없었다. 역시 이 계기를 통해 특허 로열티에 대한 필자의 환상도 깨졌다.

반면 오랫동안 특허 관련 업무를 하다 보니 정작 경험하지 못했던 특허활용의 성공사례를 접하면서 부러운 마음만 가져볼 기회가 있었다. 경험을 통해 얻은 3가지 특허 활용예에 대하여 소개하고자 한다.

첫 번째 사례는 S라는 중소기업이다. S 기업은 몇 년 전 해외 유명기업과의 특허분쟁에서 승소하여 기업의 브랜드 가치가 해당 기술 분야에서 세계적으로 알려진 기업이다. 물론 우여곡절도 있었지만 결과적으로는 해외의 경쟁기업과의 특허분쟁에서 승소했다.

S기업은 CEO가 자신부터 특허출원 아이디어를 내면서 특허출원과 특허경영에 적극적으로 앞장서서 연구원들의 특허출원을 장려하였다. 물론, CEO와 연구원들 사이에서 특허업무를 수행하던 특허팀은 그 만큼 수고했을 것이다. 이러한 일련의 과정을 통해 S기업은 해당 기술분야에서 후발주자였지만 부단한 기술 연구와 함께 특허출원을 병행함으로써 자신의 가치를 세계적으로 높여간 바람직한 사례가 되었다.

두 번째 사례는 N이라는 소기업이다. N 기업은 주로 홈쇼핑에 판매되던 제품을 제조하던 업체였다. 홈쇼핑에는 다양한 제품들이 판매되고 있는 한편 유사한 제품들도 많이 판매되곤 한다. N 기업은 홈쇼핑의 이러한 특성을 잘 이용하였다. 그 당시 필자가 볼 때는 그다지 별 것 아닌 것 같은데 약간씩 변형해서 실용신안 출원을 진행하곤 했다. 그런데는 나름대로 다 이유가 있었다.

간단히 말해서 N기업은 특허나 실용신안을 통해 소위 재미를 본 경험이 있는 것이다. 자신이 홈쇼핑에서 판매할 제품들에 대하여 실용신안을 출원하여 등록을 받아 놓고 다른 경쟁업체들이 해당 기술을 약간 변형하여 출시하거나 비슷한 것을 출시하면 특허침해로 제소를 한 것이다. 당연히 경쟁업체는 N기업에 돈을 지불할 수 밖에 없었다.

반대로 N기업은 홈쇼핑에서 출시된 경쟁사의 제품들에서 착안을 얻어 나름대로 변형하여 별도의 실용신안 출원을 진행하곤 했다. 출발은 경쟁업체에서 먼저 했을지라도 자신만의 특허 방어벽을 충실하게 구축하였다고 평가할 수 있다.

N 기업의 제품 성능이 경쟁사의 제품에 비하여 더 좋은지 나쁜지에 대하여 필자는 알지 못한다. 그렇지만, N 기업은 지금까지 해왔던 제품출시와 특허출원에 대한 지혜로운 행보를 그대로 진행해 나가며 이변이 없는 한 어려운 업계에서 자신의 활로를 찾아갈 것이라는 것과, 소비자의 경우에도 특허출원 또는 실용신안 출원된 제품이라는 마케팅 효과에 분명 영향을 받을 것은 확실하다고 본다.

세 번째 사례는 K씨이다. 일반적으로 개인이 특허출원을 많이 하지는 않는데 K씨는 적지 않게 출원을 진행했다. K씨의 경우에는 특허출원을 한 아이템을 가지고 자금을 잘 끌어 모으는 재주가 있었다. 필자는 그런 재주가 없었는데 K씨의 경우에는 특허출원을 하고 그 특허출원을 한 아이템을 근거로 하여 자신의 자금이 아닌 다른 사람들의 자금을 끌어들여 사업을 진행시켜 가는 것 같았다. 물론, 필자가 볼 때 그렇게 대단한 기술은 아니었다고 생각하곤 했다. 하여튼 K씨는 다른 사람의 자금을 모을 수 있을 만큼 특허를 자신과 자신의 사업을 부각시킬 수 있는 마케팅에 효과적으로 활용한 예이다.

사업을 진행하다보면 아무리 좋은 제품을 만들 수 있는 뛰어난 기술을 가지고 있더라도 마케팅에 성공하지 못하면 시장에서 사장되는 예가 허다하다. 중소기업이나 벤처기업들에게 있어 인정하지 않을 수 없는 뼈아픈 현실일 것이다. 대부분의 중소기업이나 벤처기업들은 기술개발이나 기업유지에 소요되는 자금의 공급조차 힘겹기 때문에 대기업처럼 맘껏 마케팅을 수행할 만한 자금도 인력도 여유롭지 않다.

뛰어난 기술력을 가지고 있더라도 시장에서의 유지가 어려운 마당에 기술력마저 그다지 뛰어나지 않다면 어떻게 해야 할까? 사업을 접을 수는 없는 일이니 뭔가는 해결방안을 찾아야 할 것이다. 필자는 앞의 3가지 사례에서 힌트를 얻어서 자신의 기업에 적절한 해결방안을 모색해 볼 것을 권한다.

자신의 기업이 굳이 뛰어난 기술력을 보유하고 있지 않더라도 가능하다. 기술력이 뛰어나다면 그렇지 않은 것보다 좋겠지만 뛰어난 기술력이 시장에서의 성공적인 마케팅과 사업의 성공을 보장할 수 있는 것은 결코 아니다. 뛰어난 기술력이 있든 없든 어떠한 형태의 기술력이라도 가지고 있다면, 자신의 기술력을 기반으로 자신의 수준에서 특허를 효과적으로 활용하여 자신을 부각시킬 수 있는 창의적인 방안들을 찾아보아야 할 것이다.

「특허」, 자신의 기술을 보호하고 자신을 부각시킬 수 있는 발판

요즘 국가적으로 돈 되는 특허, 강한 특허를 표방하고 있다. 최근에는 삼성이나 애플사와 같은 글로벌 대기업간의 특허분쟁이 SNS 미디어나 언론을 통하여 다각적으로 소개되면서 특허의 중요성이 일반인들에게까지 화두가 되고 있다.

특허의 중요성은 특허분쟁의 일선에 있는 글로벌 대기업에만 한정된 것이 아니라 중소기업이나 기술벤처 기업들에게도 실질적으로 중요한 사안이다. 중소기업이나 기술벤처 기업들에게는 글로벌 대기업과 같이 글로벌 특허 분쟁에 직접적으로 관여하고 있지는 않지만, 특허가 자신의 기술을 보호하고 자신을 부각시킬 수 있는 발판이 되기 때문이다.

기술보호라 함은 장래적인 기대효과라 할 수 있고, 자신을 부각시키는 발판이라 함은 사업적으로 자신의 브랜드 가치를 부각시킬 수 있는 좀 더 가까운 기대효과라 할 수 있다. 다만, 장래적인 기술보호에 있어 주의할 것은 사업의 진행을 위한 기술보호에 다소 유리한 위치에 설 수 있다는 것을 의미하는 것이며 결코 자신의 안전과 승리를 보장할 수 있는 것을 의미하지는 않다.

개인들에게는 호기심에서 시작된 특허도 많지만, 사업을 진행할 기업에게는 자신의 사업방향을 예견하여 특허 포트폴리오를 마련하여 특허출원하고 그에 따라 사업을 진행하는 것이 정답이다. 그래서, 대기업이나 작은 기업이라도 특허의 중요성을 아는 기업들은 특허포트폴리오를 필히 갖추어야 한다. 기술벤처를 생각는 사람들에게도 이러한 것이 필수이다.

중소기업이나 기술벤처 기업의 경우 보통 기술개발이나 회사운영으로 인한 자금 확보 때문에 특허출원을 망설이지만 나중에 가서는 내 사업의 발목을 잡는 경우가 있을 수 도 있다. 간혹 ‘굳이 특허를 출원해야 되나요?’라고 문의하시는 기업체에게‘특허 갑옷’ 얘기를 들려 드리곤 한다.

특허는 기술과 관련된 사업을 하는 경우 전쟁터의 갑옷과 활, 칼과 같다. 갑옷을 입지 않아도 싸움이 가능하지만, 적의 활이나 칼이나 창에 맞으면 치명적일 수 있다. 이를 피하기 위해 특허의 무장이 필요하다. 예컨대 나에게 딱 맞는 것(특허취득)이 있다면 더없이 좋은 일이고, 그렇지 않다면 친구 것을 빌려서라도(라이선싱) 갑옷을 준비해 놓는 것이 좋을 수 있다.

그렇지만, 세상의 많은 경우가 그렇듯이 우리가 예상할 수 있는 일들이 다 그대로 일어나는 것은 아니다. 개연성이 있다. 다만, 발생 가능성에 대하여 높고 낮음의 차이는 있을 수 있다. 그런 의미에서 자신의 능력이 된다면 ‘특허’라는 멋진 갑옷을 입고 전장에 나가는 것이 좋다. 물론, 갑옷을 입었다고 전장에서 그 생명의 위협으로부터 완전히 자유로운 것은 아니다. 얼마든지 갑옷을 손상시킬 수 있는 적의 무기와 상황들이 있기 때문이다.

한편, 전장에는 나가야 하는데 갑옷을 입을 수 있는 자신의 능력이나 여건이 되지 않는다면 어떻게 해야 할까? 최대한 적에게 노출되지 않으면서 적으로부터 멀리 있으면서 전장에서 생존해야 한다. 물론 여기에서 생존한다는 것은 자신의 사업을 진행한다는 것을 의미한다. 그런 면에서 정글의 환경과도 흡사 유사하다고 할 수 있다.

다시 한번 강조하지만 ‘굳이 특허를 출원해야 되나요?’라는 질문에 대하여 ‘특허가 자신의 기술을 보호하고 자신을 부각시킬 수 있는 발판’이라는 점에서 여부를 판단해보길 권한다.

특허는 자신의 기술을 보호하는데 효과적인 수단이 될 수 있다. 물론, 앞서 언급한 바와 같이 안전보장이 아니라 유리한 위치 확보를 말한다. 또한, 특허는 자신을 사업적으로 부각시킬 수 있는 아주 효과적인 수단이 될 수 있다.

중소기업이나 벤처기업들이 자신의 기술을 보호하면서 성공적인 사업에까지 이르는 것은 중요한 시나리오이고, 그 시나리오에 특허가 좋은 발판이 될 수 도 있음은 많은 사람들이 공감할 것이다. 그런 의미에서 능력이 된다면 중소기업이나 벤처기업들의 경우에는 적극적으로 특허출원을 하는 것이 좋다고 생각한다. 물론 능력이나 여건이 되지 않는다면 적절하게 그 절충점을 모색해야 한다. 중소기업이나 벤처기업들에게 있어 특허가 자신을 부각시키는데 어떻게 효과적으로 활용될 수 있는지에 대하여는 다음 기회에 다루도록 하겠다.

달콤한 특허의 꿈을 꾸라‥꿈속에 있지는 마라

“어느 날 갑자기 번뜩이는 아이디어가 뇌리를 강하게 스쳤다. 그 아이디어를 좀 더 구체화하다 보니 멋진 특허가 될 수 있을 것이라는 생각이 든다. 특허전문가를 통해 특허를 출원하여 특허등록을 받았다. 어느 이른 아침, 굴지의 기업으로부터 자신의 특허를 매입하기 위해 한번 만나고 싶다는 전화가 왔다. 드디어 특허를 매매하고 엄청난 로열티가 통장에 들어왔다. 그 동안 노력했던 시간들이 주마등처럼 스쳐간다.”

누구나 한번쯤 꿈꿔본 멋진 시나리오 아닌가? 필자는 이런 시나리오를 편의상 ‘달콤한 특허의 꿈’이라 칭하고 싶다.

혹자는 꿈을 꾸라고 한다. 그러나 필자는 꿈에서 깨어나라고 한다. 특허에 관련하여 달콤한 꿈을 꾸는 것은 막을 일이 아니지만 그 꿈속에 머물러 있는 것은 피해야 할 일이다. 꿈속에서 상상의 나래를 펴는 일은 행복한 경험이지만 그리 추천할 만한 것이 못된다. 달콤한 특허의 꿈은 현실로 이루어질 때 비로소 의미가 있다고 본다.

혹자는 꿈꾸는 것만으로도 행복한 일이며, 행복한 경험이라 하여 의미 있는 일이라 할 수 도 있을 것이다. 그러나 필자는 단호하게 말한다. 꿈속에 있는 것은 본인 뿐만 아니라 현실감각이 없는 사람에게 헛된 신기루가 되어 그릇된 환상을 가지게 하는 몹쓸 것이라 하고 싶다. 선택은 자유겠지만 그 선택에 수반되는 현실적인 대가는 너무 크다. 시간·돈·노력·인간관계에서 치러야 하는 대가가 너무도 클 수 있다.

특허와 관련하여 멋진 꿈을 꾸자. 그렇지만 꿈속에 있지는 말라. 특허와 관련하여 꿈꾸는 것은 막을 일이 아니나 그 꿈 때문에 망할 수 도 있음을 항상 명심해야 한다. 밑져야 본전인 일은 실상 거의 없다. 돈이 들어가고 시간이 들어가고 노력과 기대가 들어가기 마련이다.

달콤한 특허의 꿈을 꾸자. 그리고 상상의 나래를 펼치며 맘껏 행복해 하라. 그것은 분명 뭔가를 만들어낼 수 있는 원동력이 될 수 있다. 그렇지만 거기에 머물러 있으면 안 된다. 달콤한 특허의 꿈을 구현 가능성과 사업성 검토라는 객관적인 현실에 단호하게 노출시켜라. 그리고 멀찍하게 떨어져서 면밀하게 다각도로 관찰하라. 일단 시작이 되면 이런 저런 이유로 멈추기가 힘들다. 중요한 것은 시작 하기 전에 단호하게 시작하지 않는 것이다.결혼을 위해 달콤한 연애가 필요할 수 도 있다. 그러나 결혼은 연애와 다르다. 아이디어나 창의적인 발상들이 머리 속이나 마음에 있을 때는 행복한 감정을 이끌어낼 수 있는 연애에 해당될 수 있다. 그렇지만, 특허출원을 기점으로 하여 최종적으로 사업화하는 것은 책임이 강하게 수반되며 현실적인 인식이 필요한 결혼에 해당된다고 보면 된다.

결혼은 현실이다. 달콤한 연애의 환상만으로 결혼을 하는 것이 바람직하지 않은 것처럼, 달콤한 특허의 환상만으로 현실적인 인식이 없이 특허출원과 사업화를 진행하려는 것은 아주 바람직하지 못한 일이다.

현실적으로, 좋은 아이디어를 특허화하기 위해 구체적인 기술로 만드는 것도 어려운 일이고, 특허출원을 하여 특허등록을 받는 것도 어려운 일이고, 애써서 특허등록이 되었다고 해도 그 특허가 사업화되거나 돈이 되는 일 또한 극히 어려운 일이라는 점을 인정해야 할 것이다.

일단 특허만 등록되면 그 특허를 매입할 누군가가 있을 것이라는 막연한 기대는 아예 하지 않는 것이 좋다. 입장을 바꾸어서 내가 투자가라면 아이디어에서 조금 벗어난 상태의 등록특허를 큰 돈을 주고 사서 그 위험부담감을 떠안겠는가? 아이디어를 구체화하여 특허를 등록받고 특허를 팔아서 현금화하는 어떤 사람의 얘기는 말 그대로 어떤 사람의 얘기일 뿐이다.

매 주마다 로또 추첨을 한다. 분명 어떤 사람은 당첨이 된다. 그렇지만 말 그대로 어떤 사람이다. 내가 그 어떤 사람이 될 수도 있겠지만, 현실적으로는 어려운 일이다. 따라서, 특허에 대하여 막연히 가지고 있는 달콤한 꿈은 꿈만으로 간직하고, 그것을 현실화와 동일시하려는 노력은 단호하게 포기했으면 좋겠다. 그것이 자신을 지키는 일이다.

특허에 관하여 너무 비관적으로 얘기했다고 생각되는가? 아니다. 현실적인 인식이 없는 달콤한 특허의 꿈은 독이 될 수 있다. 그렇게 되지 않으려면 달콤한 특허의 꿈을 꾸되 현실적인 인식을 잃지 않으면 된다.

그러나, 사업을 실제적으로 수행하고 있는 기업 입장이거나 특허를 사업적으로 활용해야 하는 기업의 입장에서는 얘기가 달라진다. 적극적으로 특허출원을 해야 한다. 간단하게 언급한다면 우선적으로 자신의 사업 분야를 보호하기 위해 특허를 진행하겠다는 생각으로 시작하는 것이 좋다. 공격적인 특허의 창출은 그 다음의 문제이다. 자세한 얘기는 다음 기회에 다루기로 한다. 

준비되지 않은 특허출원은 시작하지 않는 것이 좋을 수도 있다.

준비되지 않은 만남과 준비되지 않은 특허출원은 시작하지 않는 것이 좋을 수도 있다.

즉흥적으로 특허출원을 하려는 발상은 자칫 지극히 소모적인 일이 될 수 있다.-

필자가 특허법인에 있을 때의 일이다.
업체로부터 전화가 걸려와서 “이번 주 금요일에 제품발표인데 내일 모레까지 특허출원가능할까요?” ‘그동안 뭐하고 있다가 닥쳐서 그렇게 급하게 서두르나?’하는 생각이 들지만, 어쩌겠는가? 그동안 쌓아온 성실한 이미지를 훼손시킬 수 없어 또는 탁월한 능력을 보여주기 위해 다른 일 제쳐두고 열심히 특허명세서초안을 작성하여 보낸다.

물론 아직 출원착수금도 입금되지 않은 상태이다. 일반적으로는 착수금의 입금을 확인하고 특허명세서 작성에 들어가는데, 급하다면서 출원하는 날 잔액 모두를 입금시키겠다고 하면서 사정하는 경우에는 딱 잘라 말하기는 어려운 분위기와 아울러 자칫 시니컬한 듯한 분위기가 조성될 수 있다.

그렇게 급하게 작업해서 출원명세서초안을 보내면 그 즉시 출원해달라고 연락이 와야 하는데, 하루가 지나고 이틀이 지나고 일주일이 지나도 깜깜 무소식이다. 기다리다 못해 전화를 하면, 사장님이 아직 검토 중이신데 검토가 끝나는 대로 연락을 주겠단다. 이런 경우에는 십중팔구 분위기가 점점 이상한 쪽으로 흘러가는 것이다.

결국 해당 사업을 진행하지 않기로 했다면서 미안하다고 다음 사업건에 특허출원을 부탁하겠노라는 일방적인 통지를 해온다. 이렇게 되면 애초 정해진 출원관련 비용의 반만 받는 경우도 있고 아예 떼이는 경우도 있다. 그 다음부터는 해당 업체는 무조건 선입금후 작업에 들어간다. 아이러니한 것은 빨리 빨리 출원해달라면서 착수금도 입금하지 않는 업체의 십중팔구가 여기에 속한다고 해도 큰 과장은 아니라는 점이다.

왜 이런 일들이 벌어지는 걸까?
해당 기업체에서 특허에 대한 충분한 이해와 준비가 부재하기 때문이다. 한마디로 ‘즉흥적이라는 것’에 문제가 있다. 사업진행 중에 즉흥적으로 특허의 필요성이 언급되어 특허출원을 의뢰하고 따라서 준비된 자금도 없다. 그래서 비용은 나중에 주겠노라 하면서 무턱대고 진행해달라고 하는 것이다.

준비 없이 즉흥적으로 시작되었으니 즉흥적으로 흐지부지해지는 것도 이해는 되는 일이다. 마치 준비되지 않은 즉흥적인 만남이 지속되기 어려운 것과 같은 이치이다. 즉흥적으로 특허출원을 하려는 발상은 자칫 지극히 소모적인 일이 될 수 있다. 작은 규모의 벤처기업일수록 주의해야 할 사항 중의 하나이다.
                                                                                                            
*필자주: 특허출원: 특허를 등록받기 위해 특허청에 서류를 제출하는 절차
특허출원명세서: 특허출원시 제출해야 하는 특허기술을 적은 구비 서류